【弁言小序】

　　抵觸申請的判斷需要準確把握其構成要件，并遵循合理的判定邏輯。尤其當擬作為抵觸申請的對比文件為要求優(yōu)先權的國際申請時，其公開地域的界定與時間節(jié)點的判斷更顯關鍵與重要。本文結合復審案例，探討要求優(yōu)先權的國際申請能否構成抵觸申請的判斷思路，重點闡釋在此類案件中應如何準確判斷抵觸申請的構成要件，為此類案件的審理提供清晰的指引。

　　【理念闡述】

　　依據(jù)我國專利法第二十二條第二款及《專利審查指南》的規(guī)定，在發(fā)明或者實用新型新穎性判斷中，由任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日（有優(yōu)先權的，指優(yōu)先權日）以前向國務院專利行政部門提出，且在申請日以后（含申請日,有優(yōu)先權的，指優(yōu)先權日）公布的專利申請文件或者公告的專利文件，構成涉案申請的抵觸申請。抵觸申請還包括申請日以前由任何單位或者個人提出、并在申請日之后（含申請日）由國務院專利行政部門作出中文公布或公告的且為同樣的發(fā)明或者實用新型的進入了中國國家階段的國際專利申請。

　　按照上述規(guī)定，抵觸申請的成立需要同時滿足主體、地域、時間及內容要件。

　　主體要件：按照現(xiàn)行專利法的規(guī)定，抵觸申請可以是他人或申請人本人的在先申請。但需注意，2009年10月1日之前提出的發(fā)明或者實用新型專利申請，同一申請人的在先申請不構成抵觸申請。

　　地域要件：抵觸申請僅限中國專利申請，包括直接向國務院專利行政部門提交的申請，以及與該類申請具有同等效力的申請。根據(jù)《專利合作條約》（PCT）的規(guī)定，專利申請人通過PCT途徑遞交國際專利申請且指定國際申請進入的國家為中國時，在辦理了進入中國國家階段（下稱國家階段）的手續(xù)后啟動國家階段的程序。PCT國際專利申請進入國家階段后，與直接向國務院專利行政部門提交的專利申請具有同等效力。PCT國際專利申請的國際公布文本因尚未進入國家階段，并不滿足抵觸申請的地域要件。只有 PCT國際專利申請進入國家階段后的國家公布文本方可作為抵觸申請的適格文本。

　　時間要件：抵觸申請需滿足“申請在前、公開在后”，其申請日或者優(yōu)先權日應早于涉案申請的申請日或者優(yōu)先權日，且其公布或公告日應晚于或同于涉案申請的申請日或者優(yōu)先權日。當擬作為抵觸申請的對比文件或涉案申請要求優(yōu)先權時，需要關注優(yōu)先權的核實，在時間要件判斷中引入優(yōu)先權的核實，關注優(yōu)先權成立與否對抵觸申請時間節(jié)點的影響，否則易導致時間節(jié)點判斷錯誤。

　　內容要件：審查中，相較于地域要件和時間要件，內容要件最受關注。其判斷過程應嚴格遵循單獨對比原則，禁止將對比文件的多項技術方案組合后與涉案申請的權利要求進行對比。

　　在抵觸申請的構成要件判斷中，主體、地域、時間這些形式要件是抵觸申請成立的門檻。若形式要件不成立則無需對比技術細節(jié)。

　　在判斷抵觸申請時間要件時，若涉案申請或對比文件要求優(yōu)先權，優(yōu)先權的核實為關鍵環(huán)節(jié)?！秾＠麑彶橹改稀返诙糠值诎苏?.6.1節(jié)例舉了需核實優(yōu)先權的3種情形，其中情形3規(guī)定，在對比文件與所審查的申請均要求優(yōu)先權時，應首先核實所審查的申請的優(yōu)先權，若該申請不能享有優(yōu)先權，由于所審查申請的申請日處于對比文件的優(yōu)先權日和申請日之間，還應核實對比文件的優(yōu)先權。因此，擬作為抵觸申請的對比文件要求多項優(yōu)先權，涉案申請未要求優(yōu)先權，且涉案申請的申請日處于該對比文件的優(yōu)先權日與申請日之間時，需要核實對比文件的優(yōu)先權，并以優(yōu)先權核實結果作為確認抵觸申請時間節(jié)點的依據(jù)。如果對比文件所限定的技術方案記載在優(yōu)先權文件中，則該部分技術方案可以享有優(yōu)先權，反之，如果對比文件增加了不能從優(yōu)先權文件直接地、毫無疑義地得出的新內容，對比文件這部分技術方案不能享有優(yōu)先權。對比文件記載的各技術方案所要求的優(yōu)先權日可能各不相同，甚至所要求的優(yōu)先權可能不成立。如果不進行優(yōu)先權核實，直接推定對比文件記載的全部技術方案均享有最早優(yōu)先權日，以最早優(yōu)先權日作為對比文件的時間節(jié)點，會導致對比文件的時間節(jié)點判斷錯誤，進而影響對比文件作為抵觸申請的有效性。

　　【案例演繹】

　　某復審請求案件涉及圖像編碼，申請日為2019年6月5日，未要求優(yōu)先權。

　　駁回決定中使用兩篇 PCT國際專利申請公布文本作為對比文件，認為這兩份對比文件構成涉案申請的抵觸申請，用于評述涉案申請不具備新穎性。其中，對比文件1為WO2020***498A1（下稱 D1-WO），申請日為2020年4月13日，優(yōu)先權日為2019年4月12日，公開日為2020年10月15日；對 比 文 件2為WO2020***393A1（下稱D2-WO），申請日為2020年5月6日，要求3項優(yōu)先權，最早的優(yōu)先權日為2019年5月9日，公開日為2020年11月12日。經查，D1-WO的優(yōu)先權日、D2-WO的最早優(yōu)先權日均早于涉案申請的申請日，申請日晚于本申請的申請日。

　　合議組對案情進行了細致梳理，在充分理解抵觸申請判斷原則的基礎上，首先認為：D1-WO、D2-WO均為 PCT國際專利申請的國際公布文本，不滿足抵觸申請的地域要件。為解決實質爭議，避免審批程序延長，鑒于 PCT國際專利申請進入國家階段后與直接向國務院專利行政部門提交的專利申請具有同等效力，且兩篇PCT國際專利申請進入國家階段時向國務院專利行政部門提交的專利申請文本與國際公布文本的內容一致，基于復審程序的專利審批延續(xù)屬性，結合請求人對卷內證據(jù)的合理預期程度，合議組選用兩篇 PCT國際專利申請進入國家階段后的國家公布文本，對比文件1-CN1137***88A（下稱D1-CN）、對比文件2-CN1137***67A（下稱 D2-CN）作為對比文件繼續(xù)進行審查。

　　該案中，涉案申請未要求優(yōu)先權，不涉及申請的優(yōu)先權核實，但 D1-CN和 D2-CN均要求優(yōu)先權，D1-CN的優(yōu)先權日和 D2-CN的最早優(yōu)先權日均早于涉案申請的申請日，且申請日均晚于涉案申請的申請日，對比文件的優(yōu)先權核實不容忽略。

　　D1-CN要求1項優(yōu)先權，涉案申請的申請日（2019年6月5日）處于D1-CN的優(yōu)先權日（2019年4月12日）和申請日（2020年4月13日）之間。經核查，D1-CN中除包括優(yōu)先權文件所記載的技術方案外，還包括未在優(yōu)先權文件中記載的技術方案。因此，D1-CN中未在優(yōu)先權文件中記載的技術方案不能享有優(yōu)先權，應視為于 D1-CN的申請日（2020年4月13日）提出（晚于涉案申請的申請日）。D1-CN中在優(yōu)先權文件中記載的技術方案享有優(yōu)先權，應視為于D1-CN的優(yōu)先權日（2019年4月12日）提出，該優(yōu)先權日早于涉案申請的申請日（2019年6月5日），且 D1-CN的公開日（2021年12月10日）晚于涉案申請的申請日，故這部分在優(yōu)先權文件中記載的技術方案滿足抵觸申請的時間要件。合議組確認在滿足時間要件的技術方案中具有與涉案申請技術方案相同的技術方案，D1-CN可構成抵觸申請，用于評價涉案申請的新穎性。

　　D2-CN要求3項優(yōu)先權，只有最早優(yōu)先權日（2019年5月9日）早于涉案申請的申請日（2019年6月5日），其他優(yōu)先權日（2019年6月20日、2020年5月5日）晚于涉案申請的申請日。D2-CN中記載的與最早優(yōu)先權文件對應的技術方案，視為于最早優(yōu)先權日2019年5月9日提出，早于涉案申請的申請日（2019年6月5日），且D2-CN的公開日（2021年12月10日）晚于涉案申請的申請日，滿足抵觸申請的時間要件；然而，在上述滿足抵觸申請的時間要件的技術內容中，未包含與涉案申請相同的技術方案，故不滿足抵觸申請的內容要件。同時，關于 D2-CN中記載的其余技術方案無論是否享有另外兩篇優(yōu)先權文件的優(yōu)先權，其優(yōu)先權日均晚于涉案申請的申請日，不滿足抵觸申請的時間要件,無需再判斷是否滿足抵觸申請的內容要件。因此，D2-CN不構成抵觸申請，不能用于評價涉案申請的新穎性。

　　綜上，要求優(yōu)先權的國際專利申請可能是潛在的抵觸申請，只有在其進入國家階段后，才滿足抵觸申請的地域要件。優(yōu)先權核實結果會影響抵觸申請的時間要件。

　　核實抵觸申請的構成要件時，建議首先判斷主體要件（需注意，對于2009年10月01日之前的專利申請需審查是否為他人提交）和地域要件（需為向國務院專利行政部門提交的專利申請，包括進入國家階段的國際專利申請）。其次，在滿足主體要件和地域要件后審查時間要件，關注優(yōu)先權成立對時間節(jié)點的影響，基于優(yōu)先權核實結果篩選出符合時間要件的技術方案。確定在滿足時間要件的這部分技術方案中是否包含了與涉案申請相同的技術方案，以滿足抵觸申請的內容要件，進而得出對比文件是否構成涉案申請的抵觸申請的結論。特別是，當對比文件記載多個復雜技術方案，且涉及多項優(yōu)先權、部分優(yōu)先權核實時，優(yōu)先判斷時間要件，可達到快速篩選目的，提升內容要件判斷效率。

　　在運用抵觸申請評價新穎性時，應樹立形式要件與實質要件并重的審查理念，有效提升審查質效，確保審查結論的正確性。

　?。ㄗ髡邌挝环謩e為：國家知識產權局專利局復審和無效審理部、國家知識產權局專利局審查協(xié)作北京中心、國家知識產權局專利局通信發(fā)明審查部）