對(duì)權(quán)利要求作“進(jìn)一步限定”修改方式的理解

——（2023）最高法知行終1059號(hào)

　　【裁判要旨】
　　對(duì)“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”的修改方式，即在原權(quán)利要求中加入其他權(quán)利要求記載的技術(shù)特征，并不意味著必須原文照搬其他權(quán)利要求的文字記載。從本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度出發(fā)，根據(jù)修改后權(quán)利要求增加的內(nèi)容與原權(quán)利要求書(shū)記載內(nèi)容之間的關(guān)聯(lián)性進(jìn)行綜合判斷，進(jìn)一步限定的內(nèi)容能夠從原權(quán)利要求記載的內(nèi)容中直接、明確確定的，則該種修改仍屬于對(duì)“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”的修改，應(yīng)予接受。
　　【關(guān)鍵詞】
　　行政 發(fā)明專(zhuān)利權(quán)無(wú)效 權(quán)利要求修改 進(jìn)一步限定
　　【基本案情】
　　荷蘭飛某公司系專(zhuān)利號(hào)為20108002****.7、名稱(chēng)為“用于協(xié)作波束成形的天線配置”的發(fā)明專(zhuān)利（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本專(zhuān)利）的專(zhuān)利權(quán)人。
　　2021年3月12日，梁某針對(duì)本專(zhuān)利提出無(wú)效宣告請(qǐng)求。無(wú)效宣告審查過(guò)程中，荷蘭飛某公司于2021年6月1日提交了意見(jiàn)陳述書(shū)，對(duì)權(quán)利要求書(shū)作出修改，將權(quán)利要求3的附加技術(shù)特征加入到獨(dú)立權(quán)利要求1中，刪除權(quán)利要求3，并在獨(dú)立權(quán)利要求12、13中加入相應(yīng)的技術(shù)特征，并對(duì)其他權(quán)利要求的編號(hào)作出適應(yīng)性修改。具體為：原權(quán)利要求3從屬于權(quán)利要求1，其附加技術(shù)特征為“根據(jù)前述權(quán)利要求的任一項(xiàng)的方法，其中步驟（a1）包括用信號(hào)發(fā)送所述第一向量和第二向量之間的相位關(guān)系”。在獨(dú)立權(quán)利要求12中加入的技術(shù)特征為“其中從所述第一次站接收至少一個(gè)信道矩陣的信令包括接受所述第一向量和第二向量之間的相位關(guān)系”。在獨(dú)立權(quán)利要求13中加入的技術(shù)特征為“其中將至少一個(gè)信道矩陣用信號(hào)發(fā)送到第一主站和第二主站中的至少一個(gè)包括用信號(hào)發(fā)送所述第一向量和第二向量之間的相位關(guān)系”。2021年6月22日口頭審理過(guò)程中，梁某對(duì)該修改提出異議，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局當(dāng)庭明確告知荷蘭飛某公司對(duì)于權(quán)利要求1的修改符合《專(zhuān)利審查指南》的規(guī)定，對(duì)于權(quán)利要求12、13（即修改后的權(quán)利要求11、12）的修改不符合《專(zhuān)利審查指南》的相關(guān)規(guī)定。
　　荷蘭飛某公司于2021年6月24日重新提交了意見(jiàn)陳述及權(quán)利要求書(shū)修改文本，在此基礎(chǔ)上，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2021年9月7日作出第51906號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定（以下簡(jiǎn)稱(chēng)被訴決定），認(rèn)為本專(zhuān)利權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性，宣告本專(zhuān)利權(quán)全部無(wú)效。荷蘭飛某公司不服，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟。荷蘭飛某公司主張國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局未接受權(quán)利要求12、13的修改錯(cuò)誤；被訴決定關(guān)于本專(zhuān)利權(quán)利要求1-13缺乏創(chuàng)造性的認(rèn)定也存在錯(cuò)誤。
　　一審法院作出行政判決：駁回荷蘭飛某公司的訴訟請(qǐng)求。荷蘭飛某公司不服，提出上訴。最高人民法院于2024年12月20日作出（2023）最高法知行終1059號(hào)行政判決：撤銷(xiāo)被訴決定、一審判決，由國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局就梁某針對(duì)本專(zhuān)利提出的無(wú)效宣告請(qǐng)求重新作出審查決定。
　　【裁判意見(jiàn)】
　　法院生效裁判認(rèn)為：專(zhuān)利無(wú)效宣告程序中，權(quán)利要求的修改方式作為手段，應(yīng)當(dāng)服務(wù)于權(quán)利要求的修改不得超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍和不得擴(kuò)大原專(zhuān)利權(quán)保護(hù)范圍兩個(gè)根本標(biāo)準(zhǔn)，兼顧行政審查效率與公平保護(hù)專(zhuān)利權(quán)人的貢獻(xiàn)。首先，關(guān)于“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”修改方式通常是指在權(quán)利要求中補(bǔ)入其他權(quán)利要求中記載的一個(gè)或者多個(gè)技術(shù)特征，以縮小保護(hù)范圍。在原權(quán)利要求中加入其他權(quán)利要求中記載的技術(shù)特征，并不意味著必須原文照搬其他權(quán)利要求的文字記載。是否屬于對(duì)“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”，應(yīng)從本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度出發(fā)，根據(jù)修改后權(quán)利要求增加的內(nèi)容與原權(quán)利要求書(shū)記載內(nèi)容之間的關(guān)聯(lián)性進(jìn)行綜合判斷，只要進(jìn)一步限定的內(nèi)容能夠從原權(quán)利要求書(shū)記載的內(nèi)容中直接、明確確定即可。其次，《專(zhuān)利審查指南》對(duì)修改方式的規(guī)定系列舉式規(guī)定，并未完全排除存在其他修改方式的可能性。在對(duì)權(quán)利要求的修改滿足不得超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍以及不得擴(kuò)大原專(zhuān)利權(quán)的保護(hù)范圍的前提下，對(duì)修改方式的適度放寬，既有助于專(zhuān)利確權(quán)程序聚焦發(fā)明創(chuàng)造核心，又不會(huì)影響社會(huì)公眾對(duì)已授權(quán)專(zhuān)利文件的信賴?yán)妗?br /> 　　據(jù)此，本案中荷蘭飛某公司對(duì)權(quán)利要求12、13的修改未超出原專(zhuān)利權(quán)的保護(hù)范圍以及原權(quán)利要求書(shū)和說(shuō)明書(shū)記載的范圍。首先，荷蘭飛某公司對(duì)權(quán)利要求12和13的修改方式是在權(quán)利要求中增加相關(guān)內(nèi)容，顯然并未擴(kuò)大原專(zhuān)利權(quán)利要求限定的最大保護(hù)范圍。其次，本專(zhuān)利原權(quán)利要求書(shū)中雖沒(méi)有一字不差地原文記載荷蘭飛某公司加入權(quán)利要求12、13的技術(shù)特征，但是新加入的內(nèi)容均與原權(quán)利要求3記載的“其中步驟（a1）包括用信號(hào)發(fā)送所述第一向量和第二向量之間的相位關(guān)系”實(shí)質(zhì)相同。結(jié)合原權(quán)利要求1、3中相關(guān)的記載，權(quán)利要求12、13新增加的技術(shù)特征可以從原權(quán)利要求書(shū)中直接、明確地確定。原權(quán)利要求3從屬于權(quán)利要求1，其記載“其中步驟（a1）包括用信號(hào)發(fā)送所述第一向量和第二向量之間的相位關(guān)系”是對(duì)權(quán)利要求1中的“步驟（a1）是第一次站發(fā)送信號(hào)到第一主站和第二主站中的至少一個(gè)”的進(jìn)一步限定，明確了該信號(hào)是從第一次站發(fā)送到主站，即從“發(fā)送”的角度描述該信號(hào)。權(quán)利要求12保護(hù)一種主站，其增加的技術(shù)特征“其中從所述第一次站接收至少一個(gè)信道矩陣的信令包括接受所述第一向量和第二向量之間的相位關(guān)系”，系從“接收”的角度描述該信號(hào)。本領(lǐng)域技術(shù)人員知曉信號(hào)的發(fā)送和接收通常是對(duì)應(yīng)出現(xiàn)的內(nèi)容，且在權(quán)利要求1已經(jīng)明確發(fā)送和接收主體的情況下，變換描述的角度從而得到權(quán)利要求12增加的內(nèi)容并未超出原權(quán)利要求書(shū)記載的范圍。雖然在信號(hào)發(fā)送的過(guò)程中可能存在一些錯(cuò)誤導(dǎo)致并未接收或接收有誤，但本領(lǐng)域技術(shù)人員知曉，信號(hào)的發(fā)送強(qiáng)調(diào)的是一種能力，而非強(qiáng)調(diào)每次都能發(fā)送成功；對(duì)應(yīng)地，信號(hào)的接收也是強(qiáng)調(diào)具有這種可接收的能力，而不論其是否每次都能成功接收。故，權(quán)利要求12中描述“接收”的能力顯然是權(quán)利要求12中主站必然具備的?；谕瑯拥睦碛?，原權(quán)利要求3是對(duì)原權(quán)利要求1中步驟（a1）的信號(hào)作進(jìn)一步限定，在將原權(quán)利要求3的技術(shù)特征加入權(quán)利要求13時(shí)，對(duì)應(yīng)加入步驟（a1）信號(hào)的具體描述，與原權(quán)利要求3實(shí)質(zhì)上是一致的。可見(jiàn)，權(quán)利要求12、13的修改完整包含了被修改的權(quán)利要求的所有技術(shù)特征，且新增的技術(shù)特征均源于原權(quán)利要求3，符合專(zhuān)利法、專(zhuān)利法實(shí)施細(xì)則關(guān)于修改的相關(guān)規(guī)定。因此，被訴決定及一審判決認(rèn)為荷蘭飛某公司對(duì)權(quán)利要求12、13修改應(yīng)不予接受的認(rèn)定欠妥。荷蘭飛某公司關(guān)于權(quán)利要求12、13的修改應(yīng)予接受的上訴主張成立。
　　【關(guān)聯(lián)索引】
　　《中華人民共和國(guó)專(zhuān)利法實(shí)施細(xì)則》第69條第1款（本案適用的是2010年2月1日施行的《中華人民共和國(guó)專(zhuān)利法實(shí)施細(xì)則》第69條第1款）