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淺議發(fā)明專利申請延遲審查的應(yīng)用策略

發(fā)布時(shí)間：

2022-06-30

作者：朱海濤

是出于傳遞更多信息之目的

本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表深可信立場

摘要

本文簡要介紹了我國的延遲審查制度，并從申請人和代理人的角度討論了在實(shí)踐中針對發(fā)明專利申請的延遲審查應(yīng)用策略。

一、專利延遲審查制度簡介

國家知識產(chǎn)權(quán)局（以下簡稱國知局）于2020年6月5日發(fā)布了“關(guān)于《專利審查指南》修改的公告（第328號）” [1]，公布了在《專利審查指南》第五部分第七章中增加了第8節(jié)，其中關(guān)于延遲審查相關(guān)規(guī)定內(nèi)容如下：

8.3 延遲審查

申請人可以對發(fā)明和外觀設(shè)計(jì)專利申請?zhí)岢鲅舆t審查請求。發(fā)明專利延遲審查請求，應(yīng)當(dāng)由申請人在提出實(shí)質(zhì)審查請求的同時(shí)提出，但發(fā)明專利申請延遲審查請求自實(shí)質(zhì)審查請求生效之日起生效；外觀設(shè)計(jì)延遲審查請求，應(yīng)當(dāng)由申請人在提交外觀設(shè)計(jì)申請的同時(shí)提出。延遲期限為自提出延遲審查請求生效之日起1年、2年或3年。延遲期限屆滿后，該申請將按順序待審。必要時(shí)，專利局可以自行啟動(dòng)審查程序并通知申請人，申請人請求的延遲審查期限終止。

對此，國知局給出的修改解讀如下：

給申請人提供更多的審查模式選擇，可以使審查周期更好地與專利的市場化運(yùn)作相協(xié)調(diào)、相匹配，滿足創(chuàng)新主體多樣化需求。具體來看，有的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域希望通過延遲審查獲得更多時(shí)間考慮調(diào)整專利權(quán)利要求的布局與保護(hù)范圍。而外觀設(shè)計(jì)專利的審查周期較短，對一些研發(fā)周期較長的產(chǎn)品來說，外觀設(shè)計(jì)專利公告的時(shí)間經(jīng)常早于所述外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品上市的時(shí)間，由于外觀設(shè)計(jì)“所見即所得”的特點(diǎn)，很容易被抄襲，如果在外觀設(shè)計(jì)權(quán)利人沒有完全準(zhǔn)備好商業(yè)應(yīng)用的情況下，外觀設(shè)計(jì)被披露，權(quán)利人的商業(yè)利益可能會受到損失。因此，此次《指南》修改對發(fā)明和外觀設(shè)計(jì)專利申請引入了延遲審查制度。而實(shí)用新型專利申請的延遲審查由于公眾意見反饋存在較大的“潛水艇”專利風(fēng)險(xiǎn)，故此次修改未對其引入延遲審查制度。[2]

2022年2月5日，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，我國加入《工業(yè)品外觀設(shè)計(jì)國際注冊海牙協(xié)定》（以下簡稱《海牙協(xié)定》），該協(xié)定于2022年5月5日起在我國正式生效。在《海牙協(xié)定》中包含有延期審查制度，此前國知局對于延遲審查制度的增補(bǔ)為加入《海牙協(xié)定》清除了障礙。

從專利申請人的角度來看，延遲審查具有很多優(yōu)點(diǎn)，例如有利于申請人豐富申請和布局策略，提高專利質(zhì)量，占據(jù)競爭優(yōu)勢，便于通過外觀設(shè)計(jì)的“潛水艇”專利來打擊侵權(quán)，有利于提高審查質(zhì)量，等等。單獨(dú)來看，延遲審查自然也會有一些缺點(diǎn)，例如縮短了專利保護(hù)的有效時(shí)間，增加市場競爭風(fēng)險(xiǎn)，影響發(fā)明人獎(jiǎng)勵(lì)的及時(shí)性，等等。關(guān)于延遲審查的優(yōu)缺點(diǎn)，申請人和代理人均有共識，本文不再展開討論。

二、發(fā)明專利延遲審查的特點(diǎn)

以下，針對發(fā)明專利申請的延遲審查進(jìn)行具體說明：

1）在提出實(shí)質(zhì)審查請求的同時(shí)提出，可在實(shí)審請求書的第4欄中直接勾選請求延遲審查的期限，參見下圖：

2）延遲審查延長的是進(jìn)入實(shí)審階段后等待被審查的等待時(shí)間，而不是延長提出實(shí)審請求的期限（提出實(shí)審請求的期限依然是最早優(yōu)先權(quán)日起三年內(nèi)）；

3）即便請求了延遲審查，進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段的通知書還是會在提出實(shí)審請求并繳納實(shí)審請求費(fèi)不久后發(fā)出，在進(jìn)入實(shí)審階段后3個(gè)月內(nèi)提交主動(dòng)修改的這個(gè)期限也不會被延遲；

4）延遲審查請求不可撤回；

5）國知局保留了終止延遲審查期限而自行啟動(dòng)審查程序的權(quán)力。

對于發(fā)明專利申請而言，延遲審查制度允許申請人主動(dòng)將實(shí)際進(jìn)入實(shí)審程序的期限延長到最多6年。目前世界各國的專利制度中尚無類似的規(guī)定。日本專利法直接將請求審查的期限規(guī)定為7年[3]?！稓W洲專利公約》雖然規(guī)定了可以延長提出審查請求的期限[4]，但此決定要由行政委員會做出，而非由申請人提出請求。可見，對于發(fā)明專利申請的延遲審查制度是我國特有的一項(xiàng)新制度，因而在運(yùn)行初期沒有設(shè)置地過于復(fù)雜，目前沒有設(shè)立撤回程序、公告程序和專門的公眾異議程序等。

三、發(fā)明專利延遲審查的應(yīng)用策略

下文針對發(fā)明專利申請，從申請人和代理人的角度討論延遲審查的應(yīng)用策略。

通常，申請人希望在提出發(fā)明專利申請后盡早得到保護(hù)，但有時(shí)出于技術(shù)、市場、生產(chǎn)、資金、競爭、專利布局、爭辯策略等原因，同時(shí)又希望盡可能晚地獲得授權(quán)，并且在盡可能長的時(shí)間范圍內(nèi)保留提出新分案申請的機(jī)會。正如國知局給出的解讀那樣，申請人需要更多的審查模式選擇，以使審查周期更好地與專利的市場化運(yùn)作相協(xié)調(diào)、相匹配，滿足創(chuàng)新主體多樣化需求。

在延遲審查制度出臺之前，對于發(fā)明專利申請?jiān)绫Ｗo(hù)和晚授權(quán)的矛盾訴求很難兼顧，申請人通常也會主動(dòng)放棄這種矛盾的想法而擇一選用，因而代理人收到的指示通常要么是爭取盡快授權(quán)，要么是爭取推遲授權(quán)。雖然有些產(chǎn)品發(fā)明可以通過遞交同日申請的方式在一定程度上緩解這種矛盾，但依然難以預(yù)期發(fā)明專利申請的授權(quán)時(shí)間，而且同日申請策略對于方法發(fā)明并不適用。

在延遲審查制度出臺之后，則可以通過在實(shí)踐中合理利用延遲審查制度的規(guī)定而很好地解決上述矛盾，具體策略如下所述。

策略1

對于不涉及方法的產(chǎn)品發(fā)明，可以采用“同日申請+晚提實(shí)審+延遲審查”的策略。這樣既可通過實(shí)用新型申請授權(quán)周期短的優(yōu)勢來盡早獲得保護(hù)，又能通過發(fā)明申請盡量晚提實(shí)審且請求延遲審查來推遲其授權(quán)時(shí)間。然而，由于實(shí)用新型申請保護(hù)客體的原因，該策略不適用于包含方法發(fā)明的申請。

策略2

對于無需或無法通過實(shí)用新型同日申請來盡早獲得保護(hù)的專利申請，可以采用“提分案+母案晚提實(shí)審+延遲審查”的策略。具體而言，在發(fā)明專利申請遞交時(shí)先不提出實(shí)審請求，在收到受理通知書之后，立即將其作為母案申請而提出一件分案申請，并且同時(shí)針對分案申請?zhí)岢鎏崆肮_和提實(shí)審請求。在滿足優(yōu)先審查要求的情況下，還可在分案申請進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段后提出優(yōu)先審查請求，以便使分案申請盡快授權(quán)，從而盡早得到保護(hù)。另一方面，原母案申請則盡量晚提實(shí)審并請求延遲審查，從而盡量推遲授權(quán)時(shí)間。

在特定情況下，上述兩種策略也可以組合使用以獲得預(yù)期效果。例如，在一件發(fā)明專利申請既包含產(chǎn)品發(fā)明又包含方法發(fā)明的情況下，專利申請沒有滿足優(yōu)先審查的要求，但申請人希望對專利技術(shù)能盡快獲得保護(hù)。對此，可以針對其中的產(chǎn)品發(fā)明提出實(shí)用新型同日申請，以期盡早獲得保護(hù)；后續(xù)再基于同日發(fā)明申請針對方法發(fā)明提出分案申請并同時(shí)對其提出提前公開和提實(shí)審請求，以期分案申請盡快授權(quán)，從而使方法發(fā)明也能盡早得到保護(hù)。原母案發(fā)明申請依然盡量晚提實(shí)審并請求延遲審查，從而盡量推遲授權(quán)時(shí)間。針對每件申請的具體情況，可根據(jù)審查實(shí)踐和個(gè)案需求而對上述兩種基礎(chǔ)策略進(jìn)行靈活組合。

可見，在實(shí)踐中，通過運(yùn)用上述策略而將延遲審查制度與同日申請和/或分案制度進(jìn)行組合利用，完全可以同時(shí)滿足對發(fā)明專利申請?jiān)绫Ｗo(hù)和晚授權(quán)的需求，成功化解了矛盾，并且在盡可能長的時(shí)間范圍內(nèi)保留提出新分案申請的機(jī)會。

顯然，延遲審查制度的出臺及其在實(shí)踐中的合理利用將對申請人的專利申請和布局策略產(chǎn)生一定影響，意義較大。專利代理機(jī)構(gòu)宜及時(shí)向申請人和/或委托人提供相應(yīng)信息和宣傳，以提供更有價(jià)值的服務(wù)。

值得注意的是，國知局仍保留了終止延遲審查期限而自行啟動(dòng)審查程序的權(quán)力。延遲審查制度目前也僅作為一個(gè)選項(xiàng)而列入《專利審查指南》，并未寫入法條。因此也有必要向申請人提示政策風(fēng)險(xiǎn)，不可過分依賴。

參考文獻(xiàn)

[1]https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/6/5/art_1567_93048.html

[2]https://www.cnipa.gov.cn/art/2019/10/30/art_66_11489.html

[3]日本專利法第四十八條

[4]《歐洲專利公約》第九十五條

來源：貿(mào)促專商

作者：朱海濤

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